Lanzarote.com. Las denominaciones geográficas por sí solas no se pueden reivindicar como marcas.
Juzgado Mercantil Nº 1
Resolución: 000255/2009
SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de mayo de 2009.
Vistos por Maria del Carmen de León Jiménez, Juez stta.del Juzgado de lo Mercantil número 1 de esta capital, los presentes autos de juicio ordinario 46/2008, a instancias de Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, representado por la Procuradora MRJ bajo la dirección letrada de BVT contra ICB, representado por la Procuradora ECF bajo la dirección de letrada de JMR.
ANTECEDENTES DE HECHO
Art. 151.2
PRIMERO.- Por la procuradora de la parte actora se promovió ante este Juzgado demandada de juicio y, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho, interesó se dictara sentencia conforme a lo solicitado.
SEGUNDO.- Por auto se admitió a trámite la demanda, dando traslada y emplazando demandado para que en el plazo de veinte días se personara en autos y la contestara, lo que así hizo, oponiéndose a ella conforme a las alegaciones que constan en su escrito, convocándose a las partes a audiencia previa.
TERCERO.- Llegado el día y hora de la audiencia previa, comparecieron las partes, ratificándose en sus escritos y proponiendo prueba, citándose a las partes para el juicio.
CUARTO.- El día señalado para el juicio, 5 de mayo de 2009, comparecieron las partes, practicándose las pruebas declaradas pertinentes con el resultado que consta en autos.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Con apoyo en los artículos 40 y siguientes de la Ley de Marcas, ejercita la parte actora acción de declaración de derecho exclusivo y excluyente de la denominación registrada a su nombre, Lanzarote, para los servicios para los que ha sido concedidos y que se declare la infracción a su derecho que viene realizando la parte demandada con el uso del dominio Lanzarote.com, así como que se condene al demandado a cesar de inmediato en el uso de Lanzarote.com, a retirar del tráfico económico todos los documentos donde se encuentre incorporado el distintivo Lanzarote.com y a indemnizar al demandante por daños y perjuicios. El demandado se opone alegando que ha venido explotando el dominio Lanzarote.com desde hace más de diez años y que se trata de una página web que explota una agencia de viaje de la isla de Lanzarote; que la acción está prescrita y que el Cabildo no ha utilizado la marcas registradas a su nombre durante el plazo de cinco años y que pretende ahora beneficiarse de los resultados exitosos de una iniciativa empresarial que conocía y autorizó hace más de cinco años.
SEGUNDO.- De tas pruebas practicadas, particularmente de la documental que no ha sido impugnada, cabe concluir que son hechos probados en el presente caso, los siguientes:
1.-Que el Cabildo de Lanzarote inscribió en el año 1995 en la oficina española de Patentes marcas los registros 1.969.492, clase 38 del nomenclátor internacional; 1989.493, clase 39 del nomenclátor internacional; 1969.495, clase 41 del nomenclátor internacional y 1969.496, clase 42 del nomenclátor internacional, consistentes todos en la denominación Lanzarote para la distinción de “servicios de comunicación sensorial, de transmisión de mensajes, de radio y televisión, de almacenaje, transporte, distribución de mercancías, transportes terrestres, acuáticos o aéreos, de alquiler de vehículos, de remolcado, carga y descarga, de embalaje y empaquetado de mercancías, de viajes, transportes y agencias de turismo, de información de tarifas, horarios y medios de transporte, de inspección de vehículos y mercancías, de educación, enseñanza y docencia de individuos o de animales, deportivos, de entretenimiento, diversión o recreo de lo individuos, de organización de exposiciones con fines culturales y educativos, de educación, enseñanza y docencia de individuos o de animales, deportivos, de entretenimiento, diversión o recreo de los individuos, de organización de exposiciones con fines culturales y educativos.”.
2.-Que el demandado inscribió su dominio Lanzarote.com el 6 de marzo de 1996.
3.-Que el 6 de marzo de 2002, el Consejero de Turismo del cabildo de Lanzarote comunicó al demandado la autorización para la utilización del anagrama del Patronato de Turismo de Lanzarote en la página web www.lanzarote.com.
4.-Que el 23 de octubre de 2002, el Presidente del Cabildo de Lanzarote autorizó a la entidad del demandado que explotaba el dominio lanzarote.com., a utilizar los logotipos de lo Centros Turísticos de Lanzarote para uso con fines promocionales.
TERCERO.- En cuanto a la primera petición de la parte demandante, esto es que se declare que la misma es titular de los registros señalados en el hecho primero de la demanda y que tiene un derecho exclusivo y excluyente a su utilización para los servicios para los que ha sido concedidos, el apartado 1 del articulo 5 de la Ley de Marcas establece que no podrá registrarse como marca los signos siguientes: “c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, le calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.” A su vez el artículo 37 de la misma ley señala que “El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industria! o comercial: b) De indicaciones relativas la especie, calidad, cantidad, destino valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto a de prestación del servicio u otras características de éstos”. Finalmente y por aplicación del artículo 51 de la repetida ley el registro de la marca podría declararse nulo por sentencia firme cuando contravenga lo dispuesto en el artículo 5.
Como dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 22 de noviembre de 2004, la prohibición de utilizar signos genéricos como marca se fundamenta, según una reiterada doctrina jurisprudencia!, en que se trata de elementos de uso común pertenecientes al dominio público y, en consecuencia, no apropiables en exclusiva por nadie, además de que esa utilización colectiva y continua degrada su fuerza expresiva hasta privarlas de la función identificadora que les es propia. Ahora bien, el carácter genérico de una frase no constituye siempre y necesariamente la suma de la genericidad de sus miembros integrantes, sino que en ciertos casos la combinación de dos o más vocablos comunes puede originar un conjunto con propia sustantividad y la carga excesiva suficiente para cumplir su misión específica de orientar, sugerir y atraer la atención del consumidor o usuario de un producto o de un servicio determinados. Sin embargo, no toda combinación de dos o más vocablos puede originar necesariamente esa necesaria distinción, al resultar desprovistas de la capacidad de señalar y distinguir propia de las marcas, por su misma naturaleza intrínseca, compuesta de palabras de uso común, cuya suma refuerza el talante vulgar de la denominación.
Tampoco pueden acceder a registrarse como marcas los signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la procedencia geográfica, de conformidad con lo establecido en el apartado 1.c) del artículo 5 de la citada Ley de Marcas. Con carácter general, los signos medios geográficos, a diferencia de lo que sucede con los signos de fantasía, no está llamados, por su propia naturaleza, a convertirse en marcas de empresas determinadas, sino a ser instrumentos que puedan usar todos los ciudadanos y empresarios asentados en la zona geográfica que el nombre designa, ya que es el signo adecuado para indicar la procedencia geográfica de los productos. En consecuencia y como principio general, los signos geográficos son signos que, de ser apropiados como marca por un empresario individual, pueden generar un doble perjuicio tanto para los demás empresarios asentados en el lugar designado por ese singo como para los propios consumidores.
La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 10 d noviembre de 2006 incide en los mismos argumentos cuando afirma que “La denominación descriptiva en su modalidad de geográfica de un determinado producto o servicio es aquella que informa al público en general (al consumidor) sobre la procedencia geográfica del mismo, de ahí que cuando tal producto o servicio pretende distinguirse en el mercando a través de la utilización en exclusiva de una denominación geográfica su prohibición resulta ajustada en cuanto, de lo contrario, se establecería la monopolización de una característica común a otros productos o servicios que a través del registro anterior de marca se verían impedidos de hacer alusión a dicha procedencia. Por ello la prohibición se muestra lógica cuando la marca está compuesta “exclusivamente” por dicha indicación descriptiva (en nuestro caso geográfica) pero cuando junto a la misma se añade un signo de carácter “distintivo” la conjunción de ambos signos (descriptivo y distintivo) puede válidamente constituir una marca en el buen sentido de que su titular ni podrá reivindicar para si en exclusiva ni prohibir para otros la utilización de dicho elemento descriptivo.
Establecido lo precedente y de la declaración de hechos probados, si bien la parte demandada no formuló reconvención en orden a interesar la nulidad de la marca registrada por la demandante lo que veda a esta juzgadora la posibilidad de pronunciarse sobre la nulidad absoluta de la denominación Lanzarote, registrada por el Cabildo de Lanzarote por encontrarnos en presencia de la prohibición establecida en el articulo 5.1 c) de la Ley d Marcas, no es menos cierto, que la expresión Lanzarote que el demandante tiene registrada su nombre se encuentra referida a un concreto lugar geográfico, la isla de Lanzarote, y nada se ha acreditado en cuanto a si dicha marca ha sido objeto de un uso efectivo y real e España para los productos o servicios para los cuales está registrada, tal y como señala el artículo 39 de la Ley de Marcas, por lo que, en consecuencia, procede desestimar la demanda en cuanto a la declaración de que la demandante tiene un derecho exclusivo y excluyente a la utilización de la denominación Lanzarote para los servicios para los que fue concedido.
CUARTO.- En cuanto a la acción de cesación de violación de los derechos de marca, se alega por la parte demandada la prescripción de la acción. Al respecto, señala el artículo 4 de la ley de Marcas, que las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de mare prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse.
De los hechos declarados probados, no cabe sino concluir que ha quedado acreditada la constancia del conocimiento por la entidad demandante de la actividad presuntamente infractora del demandado y de los actos de violación de los derechos de su marca desde al menos el año 2002 (documentos n° 14 y 15 de la contestación a la demanda), cuando el Consejero de Turismo de la entidad demandante remite carta al demandado autorizándole para la utilización del anagrama del patronato de Turismo de Lanzarote, así como por la carta del Presidente del Cabildo de Lanzarote autorizando a la empresa que entonces explotaba el dominio en litis, a utilizar los logotipos de los centros turísticos de Lanzarote para uso con fines promocionales.
En consecuencia, habiéndose interpuesto la demanda en el año 2008, es visto que la acción de violación del derecho de marca, está prescrita y como lógico correlato la de resarcimiento de daños y perjuicios, por la que procede la desestimación íntegra de ¡a demanda,
QUINTO.- De conformidad con lo señalado en el artículo 394 de la LEC, las costas se imponen a la parte vencida en juicio.
FALLO
Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora MRJ en nombre del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote contra ICB, representad por la Procuradora ECF, absuelvo al demandado de las pretensiones deducidas en su contra.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.